Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (CPI ex-art. L 711-4, b applicable avant Ord. 2019-1169 du 13-11-2019 ; désormais art. L 711-3, I-3°).
Une société qui exerce l’activité d’agence immobilière grâce à un réseau d’agents commerciaux est notamment titulaire des marques « Monreseau-immo.com », « monreseau-immo » et « Mon reseau immo » déposées le 24 janvier 2012 pour désigner certains services et enregistrées pour les services demandés à l’exclusion des services suivants, à l’égard desquels les demandes d’enregistrement ont été rejetées par l’Inpi faute de caractère distinctif : « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) ».
Cette société poursuit en contrefaçon et concurrence déloyale un ancien agent commercial de son réseau, ayant constitué une société holding dénommée « Monréseau-immo.partners », immatriculée le 23 janvier 2012.
La holding réplique en demandant reconventionnellement l'annulation des marques déposées un jour après son immatriculation et portant atteinte, selon elle, à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale.
Une cour d'appel écarte cette demande en retenant qu’il ne peut exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la dénomination sociale d’une société holding, dont l’activité est la détention de titres de participation, l’acquisition, la gestion et la vente de tels titres, et les marques de la société déposées pour les activités, à l’époque, immobilières.
La Cour de cassation censure cette décision : le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits ou services tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ni de l’activité de leur titulaire ; la cour d’appel aurait dû prendre en considération les seuls services pour lesquels les marques en cause avaient été enregistrées, lesquels n’incluaient pas les activités immobilières.
A noter :
La société est protégée contre l'utilisation de sa dénomination par un tiers si cette utilisation entraîne un risque de confusion entre la société et le tiers.
Les juges retiennent souvent comme critère pour apprécier le risque de confusion, outre le degré de ressemblance entre les deux signes, le degré de similitude entre les produits ou services commercialisés par la société et ceux désignés par la marque (par exemple, Cass. com. 16-5-1995 n° 1041 : RJDA 11/95 n° 1305 ; Cass. com. 9-10-2007 n° 06-14.300 : RJDA 2/08 n° 202). Ainsi, il a été jugé qu’il n'existe aucune similitude entre l'activité d'une agence de communication spécialisée dans le « marketing olfactif » et des capteurs ou diffuseurs d'odeurs qu'un opérateur téléphonique a désignés par une marque ressemblant à la dénomination de l'agence (CA Paris 14-5-2009 n° 07/21678 : RJDA 11/09 n° 960). De même, jugé qu’il n'y a pas de similitude entre une entreprise de travaux « acrobatiques » (installation d'équipements en hauteur) et une marque désignant des activités de loisirs telles que l'escalade ou le canyoning (Cass. com. 25-1-2017 n° 15-20.151 F-D : RJDA 5/17 n° 335).
Dans l’arrêt commenté, les marques en cause avaient été déposées pour un certain nombre de services, et notamment des services en rapport avec l’activité immobilière, mais pour ceux-ci, les demandes d’enregistrement avaient été rejetées par l’Inpi. Il ne fallait donc pas en tenir compte dans la comparaison des services en cause.
Quant à la dénomination sociale, rappelons que celle-ci ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts (Cass. com. 10-7-2012 n° 08-12.010 : RJDA 12/12 n° 1111).
