Tout comme le brevet, le certificat d’utilité permet de protéger une invention technique. Il est indispensable que l’invention respecte les critères d’une invention nouvelle, présentant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.
Le certificat d’utilité et le brevet se présentent de la même façon, ils contiennent :
- un titre ;
- une description détaillée de l’invention, accompagnée d’éventuels dessins ;
- et des revendications qui définissent le monopole.
Ils sont publiés 18 mois après la date de dépôt ou de priorité.
En France, la demande d’un brevet ou d’un certificat d’utilité peut être faite par une personne physique ou une personne morale. Le déposant peut être représenté par un mandataire.
Quelles sont les différences majeures entre un certificat d’utilité et un brevet ?
Durée de la protection. Tout d’abord, la durée de protection de ces deux titres diffère :
- le certificat d’utilité est valable 10 ans maximum ;
- le brevet est délivré pour une période de 20 ans maximum ;
Chaque année, un paiement d’annuité sera exigé. Ces annuités sont plus importantes d’année en année. Si elles ne sont pas payées, le brevet ou le certificat d'utilité tomberont dans le domaine public.
Autre différence majeure, le rapport de recherche d’antériorité. Contrairement au brevet, lors de la procédure de délivrance d’un certificat d’utilité, aucun rapport de recherche d’antériorités n’est établi.
Ce rapport de recherche d’antériorité ne sera exigé qu’en cas d’action en contrefaçon fondée sur un certificat d’utilité. Avec le certificat d’utilité, le déposant dispose donc d’un délai supplémentaire en conditionnant l’établissement d’un rapport de recherche d’antériorité, ultérieurement à la procédure de délivrance, à une action en contrefaçon.
Enfin, il n’y a pas de procédure d’opposition prévue en France pour les certificats d’utilité, contrairement à la procédure instaurée par la loi PACTE (loi 2019-486 du 22.05.2019 art. 121, JO du 23.05) en matière de brevet.
Que se passe-t-il en cas de contrefaçon ?
Action en contrefaçon. Comme le brevet, le certificat d’utilité peut être utilisé dans le cadre d’une action en contrefaçon. Toutefois, il est nécessaire de faire établir par l’INPI, avant toute action, un rapport de recherche d’antériorité. Le titulaire du certificat d’utilité doit alors présenter une requête en établissement du rapport de recherche auprès de l’INPI (et payer la taxe de recherche associée).
Quels sont les avantages du brevet ?
Un brevet constitue avant tout un « droit d’interdire ». Il confère le droit d’autoriser ou non les concurrents d’une entreprise à utiliser sa technologie. Il est considéré comme un titre fort car il constitue un élément important dans l’actif immatériel d’une entreprise permettant de la valoriser, voire de générer des revenus. L’examen de fond effectué avant délivrance tant sur la nouveauté que sur l’activité inventive renforce sa valeur juridique.
Quels sont les avantages du certificat d’utilité ?
Procédure d’examen allégée. Le certificat d’utilité bénéficie d’une procédure d’examen allégée par rapport au brevet et permet donc d’obtenir un titre plus rapidement et à un coût plus modéré qu’un brevet. Il permet de protéger des inventions dont la brevetabilité n’est pas certaine, mais pour lesquelles un titre officiel de propriété industrielle est souhaité. Ce titre peut jouer un rôle dissuasif et permet d’assoir une stratégie d’occupation de terrain.
Dans les domaines technologiques évoluant rapidement, le certificat d’utilité peut parfois être un choix pertinent. Ce titre est notamment intéressant pour protéger des inventions à durée de vie courte.
Comme la demande de brevet, le certificat d’utilité fait naître un droit de priorité permettant d’étendre sa protection à l’étranger tout en bénéficiant de la date de dépôt à l’INPI (sous certaines conditions).
Combien ça coûte ?
Les dépôts de brevet et de certificat d’utilité se font en ligne sur le portail e-procédures de l’INPI.
Le coût du dépôt en ligne d’un brevet s’élève à 26 € auxquels s’ajoutent 520 € pour le rapport de recherche d’antériorité et 90 € pour la délivrance.
Le coût du dépôt en ligne d’un certificat d’utilité s’élève 26€ auxquels s’ajoute une taxe de délivrance de 90 €. Tout comme le brevet, il faut payer des annuités (taxe versée chaque année) pour le conserver.
Bon à savoir. Les PME peuvent bénéficier de réductions accordées par l’INPI (50 % sur les principales taxes de dépôt de brevet) ainsi que du SME fund (Fonds pour les PME), pour réduire les frais liés au dépôt (subvention du SME Fund d’un montant maximal annuel de 750 € par entreprise pour ses demandes de dépôt de brevets en Europe au niveau national : consulter https://www.inpi.fr/sme-fund-vous-etes-une-pme-et-vous-souhaitez-deposer-des-brevets-marques-ou-dessins-et-modeles-en-2022).
À ces taxes peuvent s’ajouter les frais liés au recours aux professionnels de la propriété industrielle pour assister l’entreprise dans la rédaction de son brevet et dans l’obtention du titre.
Comment exploiter ces deux titres ?
Un brevet est un bien immatériel dont une entreprise peut disposer selon ses intérêts. Le titulaire du brevet peut donc autoriser des tiers à exploiter l'invention aux conditions convenues contractuellement. Ces dernières peuvent être financières ou sous forme d'une licence croisée, voire une combinaison des deux. Il est aussi possible de le vendre céder, le louer ou l’apporter en société.
Sans recherche d’antériorité préalable, le certificat d’utilité n’offre pas la même valeur qu’un brevet auprès des investisseurs ou des partenaires. Un certificat d’utilité est un titre officiel pour protéger des inventions et permet d'occuper le terrain vis-à-vis des concurrents. Il peut constituer une étape intermédiaire intéressante avant d’être transformé en brevet dans le délai imparti.
Selon la croissance et l’évolution du portefeuille de propriété intellectuelle d’une entreprise, elle peut décider de transformer une ou plusieurs demandes de certificats d’utilité en demandes de brevets, et ce, uniquement sur ses inventions les plus porteuses sur son marché afin d’obtenir un monopole plus long sur 20 ans.
Bon à savoir. Depuis le 01.07.2020, il est possible de déposer auprès de l’INPI une demande provisoire de brevet, qui peut être transformée en certificat d'utilité dans un délai de 12 mois.
Comment étendre sa protection à l’étranger ?
Pour ces deux titres, une demande de protection à l’international auprès d’un office étranger peut être effectuée en invoquant le droit de priorité. Il n’existe pas de voie centralisée pour obtenir un certificat d’utilité dans plusieurs pays à la fois, mais il est toutefois possible de procéder à une demande internationale de brevet (PCT) sur la base de son certificat d’utilité.
Le brevet et le certificat d’utilité sont deux titres de propriété industrielle délivrés par l’INPI donnant à leur propriétaire un monopole d’exploitation sur leur invention. Ils confèrent tous deux le droit d’autoriser ou pas ses concurrents à utiliser sa technologie. Un brevet peut constituer une solution plus adaptée pour une exploitation durable d’une création inventive, alors que le certificat d’utilité peut être pertinent pour s’affranchir de la procédure d’examen avant délivrance et protéger des inventions à la durée de vie plus courte.
