Une marque de l'Union européenne peut être refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure détenue par un tiers et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est renommée et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée (Règl. UE 207/2009 du 26-2-2009, désormais Règl. UE 2017/1001 du 14-6-2017, art. 8, 5). Ce risque de parasitisme peut être établi par déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toutes les autres circonstances de l'espèce (Trib. UE 22-5-2012 aff. 570/10 point 52).
Une société syrienne demande l'enregistrement à titre de marque de l'Union du signe figuratif « Master », écrit dans la même police de caractère que les marques Coca-Cola (signe ci-dessous), pour désigner des produits alimentaires, parmi lesquels des sodas.
La société Coca-Cola fait opposition à l'enregistrement de cette marque. Cette opposition est rejetée par l'EUIPO et l'affaire donne lieu à un premier arrêt du tribunal de l'Union européenne qui juge que les signes en conflit présentent un degré de similitude faible mais suffisant pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre le signe « Master » et les marques de Coca-Cola, et que l'EUIPO aurait dû vérifier si l'usage sans juste motif du signe « Master » ne tire pas indûment profit de la renommée des marques de Coca-Cola ou ne leur porte pas préjudice (Trib. UE 11-12-2014 aff. 480/12).
Saisi à nouveau, l'EUIPO rejette l'opposition de la société Coca-Cola au motif que cette dernière ne prouve pas l'existence d'un parasitisme économique, aucune des preuve avancées par elle ne concernant l'utilisation de la marque dans l'Union européenne.
C'est dans ce contexte que l'affaire revient devant le tribunal de l'Union européenne, qui annule la décision de l'EUIPO : il peut être déduit logiquement d'une demande d'enregistrement de marque de l'Union que son titulaire a l'intention de commercialiser ses produits ou services dans l'Union ; même si « Master » n'est pour l'instant utilisé qu'en Syrie et au Moyen-Orient, il faut prendre en considération les éléments relatifs à l'utilisation commerciale de ce signe en dehors de l'Union afin de déterminer s'il existe un risque que l'usage futur de ce signe dans l'Union tire indûment profit de la renommée des marques antérieures de Coca-Cola ; ainsi, afin de déterminer l'existence d'un tel risque, il doit être possible pour Coca Cola de se prévaloir de l'usage qui est effectivement fait du signe en dehors de l'Union pour fonder une déduction logique relative à l'utilisation qui en sera probablement faite en cas d'enregistrement sur le territoire de l'Union, étant observé qu'il serait plus facile pour la société titulaire de la marque Master de prouver qu'elle a l'intention de commercialiser ses produits différemment au sein de l'Union que pour Coca-Cola de prouver le contraire.
En l'espèce, l'utilisation effective de la marque demandée sous une présentation particulière (étiquette rouge, expression « Master Cola » écrite en blanc, bouchon rouge et forme du contenant) choisie à dessein en dehors de l'Union peut donc, sauf preuve contraire ici non rapportée, conduire à retenir l'existence d'un risque sérieux que la marque demandée soit utilisée de la même manière au sein de l'Union que dans les pays tiers et donc d'un risque futur non hypothétique de profit indu dans l'Union.
A noter : 1. L'atteinte à une marque renommée ne suppose pas que soit établi un risque de confusion (CJCE 18-6-2009, aff. 487/07 : RJDA 11/09 n° 1125). Le tribunal de l'Union européenne résume ainsi la distinction entre cette notion et celle de risque de profit indu : « un risque de confusion existe lorsque le consommateur pertinent peut être attiré par le produit ou le service désigné par la marque demandée en considérant qu'il s'agit d'un produit ou d'un service ayant la même origine commerciale que celui désigné par la marque antérieure identique à la marque demandée ou similaire. En revanche, le risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure subsiste lorsque le consommateur, sans nécessairement confondre l'origine commerciale du produit ou du service en cause, est attiré par la marque demandée elle-même et achètera le produit ou le service visé par elle au motif qu'il porte cette marque, identique à une marque antérieure renommée ou similaire » (TPICE 22-3-2007 aff. 215/03 point 43). Le risque de profit indu est notamment établi lorsqu'il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (Trib. UE 11-12-2014 aff. 480/12 rendu dans l'affaire Master ; CJUE 18-6-2009 aff. 487/07 précité). Plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (CJUE 18-6-2009 précité).
Pour prouver ce risque de profit indu, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais il doit apporter des éléments permettant de conclure à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (Trib. UE 7-20-2015 aff. 534/13, point 76). C'est ce qu'illustre la décision commentée qui, dans le droit-fil de la jurisprudence européenne, prend en compte l'aptitude de chacune des parties à apporter la preuve qui lui incombe pour considérer que le risque de parasitisme peut être établi à partir de déductions logiques.
2. En droit interne, la reproduction ou l'imitation d'une marque renommée pour des produits ou services non similaires à ceux couverts par la marque est également sanctionnée si elle constitue une exploitation injustifiée de la marque renommée (CPI art. L 713-5), cette notion étant similaire à celle de profit indu utilisée en matière de marque de l'Union, et sans qu'il soit nécessaire d'établir un risque de confusion (Cass. com. 12-4-2016 n° 14-29.414 FS-PB : BRDA 8/16 inf. 18).
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32448
