Le terme de contrefaçon recouvre plusieurs réalités

- Il s’agit en premier lieu d’actes d’entreprises concurrentes souhaitant profiter sans bourse délier de vos innovations, capter les fruits de vos efforts commerciaux et copier vos créations.

- C’est aussi désormais une ressource importante pour des groupes criminels désireux de blanchir de l’argent et qui proposent des produits à bas coût, de qualité médiocre et potentiellement dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs.

- Enfin, la contrefaçon est également le nom donné à l’action exercée en justice par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (ou le licencié exclusif à certaines conditions) afin de faire constater la violation de son droit privatif par un tiers et obtenir réparation de son préjudice.

Que faire en amont pour me protéger des contrefacteurs ?

1) Le b.a.-ba : protéger sa propriété intellectuelle pour se donner les moyens d’agir en contrefaçon. Le choix des territoires de protection dépendra de plusieurs facteurs ; puisqu’il s’agit d’un droit d’interdire, on choisira les territoires où sa mise en œuvre est la plus pertinente : car on y a un marché, des usines de fabrication, de possibles partenaires commerciaux (licensing/JV), à pondérer avec la prise en considération du coût de la protection, de la facilité d’y détecter la contrefaçon, de la protection offerte par la loi locale et son application par les tribunaux locaux.

2) Mentionner que la création fait l’objet d’une protection avec le symbole adéquat (© ℗ ® ) peut jouer un rôle dissuasif chez de potentiels contrefacteurs alors même que la mauvaise foi du contrefacteur n’a pas à être prouvée au niveau civil (dans certains pays étrangers elle pourra cependant conduire à une sensible augmentation du montant des dommages et intérêts alloués).

Bon à savoir. Les demandes de titre de propriété intellectuelle font le plus souvent l’objet d’une publication par les offices ce qui informe les tiers qu’une protection est sollicitée.

3) Mettre en place des mesures techniques dans le but d’authentifier plus facilement la contrefaçon.

Conseil. L’apposition d’un tag RFID sur des produits manufacturés permet par exemple de contrôler l’authenticité du produit.

4) Surveiller les dépôts de titres postérieurs et être le plus réactif possible afin de faire respecter ses droits, notamment en formant devant l’office concerné une opposition à une demande en cours faite en méconnaissance de vos droits.

A noter. Cette procédure, rapide et peu coûteuse, est possible actuellement en France en matière de marque et bientôt en matière de brevet.

5) Faire une demande d’intervention (gratuite) auprès des douanes  : les marchandises suspectes pourront ainsi être retenues pendant dix jours, ce qui permet de faire valoir ses droits de propriété intellectuelle.

Pour aller plus loin : Pour déposer une demande d’intervention auprès de la douane, rendez-vous sur le site http://www.douane.gouv.fr/articles/a11071-retenue-et-demande-d-intervention-application-for-action

Que faire si je constate que je suis victime de contrefaçon ?

Consulter son conseil en propriété industrielle et/ou son avocat pour mettre en place la meilleure stratégie de défense. Celle-ci dépendra de la nature et du volume du préjudice, de l’étendue et de la « solidité » de la protection, du lieu de la contrefaçon et de l’origine du contrefacteur.

Avant de saisir la justice, la négociation est une alternative à explorer, moins coûteuse et plus rapide et pouvant déboucher sur la conclusion d’un accord de licence moyennant redevance. Si elle s’avère inefficace, une mise en demeure officielle pourra être adressée afin que cessent les actes de contrefaçon.

Conseil. En cas de contrefaçon à l’étranger ne pas hésiter à contacter l’INPI qui pourra vous mettre en relation avec son réseau d’experts présents à l’international (sur https://www.inpi.fr/fr rubrique « nos implantations » ).

Comment mettre en œuvre une action en contrefaçon ?

Il n’y a pas une seule action en contrefaçon envisagée par le Code de la propriété intellectuelle mais plusieurs en fonction du droit concerné : contrefaçon de brevets, de dessins et modèles, de droit d’auteur, et de marque.

La contrefaçon est un fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. La charge de cette preuve pèse sur celui qui se prétend victime de la contrefaçon.

Il existe une procédure exceptionnelle et non contradictoire pour faire la preuve de la contrefaçon : la saisie-contrefaçon. Il est également possible de procéder à une retenue en douane des marchandises contrefaisantes et de saisir en référé la justice civile pour obtenir toute mesure susceptible de prévenir une atteinte imminente à un droit privatif ou de faire cesser une atteinte déjà constatée.

L’action doit être portée dans les cinq ans à compter des faits qui en sont la cause devant l’un des dix TGI compétents.

Bon à savoir. Seul le TGI de Paris est compétent en matière de brevet.

L’action en contrefaçon peut être pénalement (rare) et civilement engagée. Sur le plan civil, l’action vise à indemniser le titulaire des conséquences dommageables de la contrefaçon (octroi de dommages et intérêts notamment) et le rétablir dans son monopole (cessation du comportement fautif éventuellement sous astreinte).

A noter : Outre l’arsenal législatif, vous pouvez également contacter des organismes qui luttent contre la contrefaçon, tels l’UNIFAB (Union des Fabricants qui regroupe plus de 200 entreprises) et le CNAC (Comité National Anti-contrefaçon, dont l’INPI assure le secrétariat général et qui fédère les acteurs publics et privés).

Par Frédéric AUCLAIR et Sylvie CALIGARA, tous deux juristes diplômés du CEIPI, inscrits sur la liste des personnes qualifiées mention marque / dessins et modèles, sont chargés d’affaires en propriété industrielle au sein de l’INPI et membres du groupe de travail « numérique ». Depuis plus de 10 ans, ils travaillent à la sensibilisation des entreprises et acteurs économiques à la propriété industrielle.