La société Quick est titulaire de la marque « Giant » désignant des aliments et plats préparés, en particulier de fast-food. Reprochant à la société Sodebo d'avoir déposé la marque « Pizza Giant Sodebo », sous laquelle elle vend des pizzas en supermarché, la société Quick agit en contrefaçon et nullité de la marque. La société Sodebo réplique en demandant l'annulation de la marque « Giant » pour défaut de caractère distinctif.
La Cour de cassation donne raison à cette dernière.
1. L'absence de distinctivité du signe à la date du dépôt, à l'égard des produits ou services désignés, résulte des éléments suivants : dans le domaine des produits alimentaires il est courant d'utiliser des adjectifs qui décrivent la caractéristique mise en avant, notamment s'agissant des quantités importantes ou réduites ; dans le domaine des hamburgers, les quantités importantes sont souvent mises en avant dans la dénomination même du produit, qui est systématiquement anglaise ; la banalité de l'usage des termes « long », « big », « double », etc., dans le secteur du « fast-food », impose que ces signes usuels restent à la disposition de toutes les personnes qui y exercent leur activité et qu'aucun concurrent ne puisse les monopoliser et priver les autres de leur libre usage dans leur profession. Par ailleurs, l'adjectif anglais « giant » était, à la date du dépôt de la marque « Giant », nécessairement compris par le consommateur francophone d'articles de « fast-food » comme signifiant « géant » et, par extension, « énorme ». Il désignait ainsi une caractéristique des produits couverts par la marque, en l'occurrence leur quantité.
2. La société Quick ne prouvait pas que le signe avait acquis un caractère distinctif par l'usage à la date de la contrefaçon alléguée contre la société Sodebo, dès lors que le sondage versé aux débats, selon lequel 44 % des Français associent le mot « giant » à une marque ou à un produit, avait été réalisé plus de deux ans après les faits en question.
A noter : 1. Rendue sur renvoi après cassation, la décision de la Cour de cassation reprend la solution retenue dans la même affaire (Cass. com. 8-6-2017 no 15-20.966 F-D : RJDA 10/17 n° 674). Une marque n'est valable que si elle possède un caractère distinctif, et tel n'est pas le cas du signe qui sert à désigner une caractéristique du produit (CPI art. L 711-2 et L 714-3). Il s’agit d’exclure la réservation de termes ou, plus largement, de signes qui sont utiles pour tous.
Dans le même sens, il a par exemple été jugé que ne pouvaient pas être déposés, en raison de leur caractère descriptif, les signes « Silhouette » pour désigner des produits diététiques à usage médical (Cass. com. 12-7-2005 n° 04-12.146 : RJDA 11/05 n° 1290) ou « lentillesmoinscher.com » pour désigner des produits pharmaceutiques, désinfectants et articles de lunetterie (Cass. com. 16-5-2018 n° 16-15.115 F-D : RJDA 8-9/18 n° 684).
Le caractère descriptif de la marque s'apprécie par rapport aux produits désignés dans la demande d'enregistrement. En l'espèce, la société Quick faisait valoir qu'il n'était pas fait mention, dans cette demande, d'une dimension particulière des produits, de sorte que leur taille n'était pas l'une de leurs caractéristiques. La Cour de cassation écarte cet argument.
2. Le caractère distinctif peut également être acquis par l'usage après le dépôt de la marque (CPI art. L 711-2). En l'espèce, la preuve de cette distinctivité par l'usage au moment des actes de contrefaçon ne pouvait pas résulter de la preuve que le caractère distinctif était acquis deux ans après l'infraction alléguée.
