Le délit de contrefaçon de marque par reproduction ne suppose pas, pour être constitué, que soit établi un risque de confusion dans l'esprit du public.
Après avoir énoncé ce principe, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant condamné à 10 000 € d’amende le gérant d’une société qui avait diffusé aux clients de celle-ci un tableau de correspondance entre des parfums de grandes marques existants et les produits vendus par la société.
à noter : 1° Engage sa responsabilité civile celui qui reproduit une marque sans l’autorisation de son propriétaire (CPI art. L 713-2 et L 716-1). Pour l’application de ces dispositions, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’il y a contrefaçon par reproduction lorsqu’une marque a été reproduite pour des produits ou services identiques à ceux visés dans le dépôt de cette marque sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion (Cass. com. 20-10-1998 n° 96-15.295 ; Cass. com. 2-7-2002 n° 00-17.186). La chambre criminelle reprend cette solution pour l’application de l’article L 716-10, qui réprime pénalement la contrefaçon de marque par reproduction.
Néanmoins, conformément au droit communautaire, si le titulaire d'une marque peut faire interdire la reproduction par un tiers de la marque, même lorsque l'usage ainsi fait de celle-ci n'est pas susceptible de porter atteinte à sa fonction essentielle - qui est d'indiquer la provenance des produits ou services - encore faut-il que cet usage porte atteinte à l'une des autres fonctions de la marque, telles que notamment les fonctions de communication, d'investissement ou de publicité (CJCE 18-6-2009 aff. 487/07, L'Oréal).
2° Dans l’affaire commentée où une quinzaine de sociétés, propriétaires de grandes marques de parfum, s’étaient constituées parties civiles contre le gérant de la société en cause, le juge accorde 3 500 € de dommages-intérêts par parfum contrefait en réparation du préjudice moral ; au total, le contrefacteur a été condamné à verser plus de 100 000 €.
